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Markenlizenzen.

Prüfung, Erstellung und Verhandlung von Markenlizenzverträgen. Vertrauen Sie unserem Team erfahrener Markenrechtsanwälte, welches Sie in allen Fragen rund um Markenlizenzverträge begleitet und berät.

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Markenlizenzverträge rechtssicher gestalten

Eine Marke entfaltet ihren wirtschaftlichen Wert nicht nur durch die eigene Nutzung, sondern auch durch die Lizenzierung an Dritte. Ob Merchandising, Franchise, Vertriebspartnerschaft, Kooperation oder konzerninterne Nutzung einer Marke: Der Markenlizenzvertrag ist das Instrument, mit dem Sie die Nutzung Ihrer Marke gestatten und zugleich steuern. Er entscheidet darüber, welche Erträge Sie erzielen, wie stark Ihre Kontrolle über die Marke bleibt und ob Sie sich aus einem Lizenzverhältnis wieder lösen können, wenn es nicht mehr trägt. Wir begleiten Sie im Markenrecht über den gesamten Lebenszyklus eines Lizenzverhältnisses, von der Konzeption über die Verhandlung und die laufende Kontrolle bis hin zur Beendigung und Abwicklung.

Wen betrifft die Lizenzierung von Marken

Markenlizenzverträge sind längst kein Thema mehr allein für Konzerne. Relevant werden sie für Unternehmen, die ihre Marke durch Partner in weiteren Waren- oder Dienstleistungsbereichen nutzen lassen möchten, für Hersteller mit selektiven oder exklusiven Vertriebsstrukturen, für Franchisesysteme, für Lizenzgeber im Merchandising und in der Sport- und Medienvermarktung sowie für Unternehmensgruppen, die die Nutzung einer Dachmarke durch Tochtergesellschaften auf eine tragfähige Grundlage stellen müssen. Auch auf Lizenznehmerseite besteht erheblicher Beratungsbedarf, denn wer in den Aufbau eines Marktes unter fremder Marke investiert, braucht Planungssicherheit über Laufzeit, Exklusivität und die Bedingungen einer Beendigung.

Ein häufig unterschätzter Punkt betrifft die Benutzungslage der Marke selbst. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung einer Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Eine saubere Lizenzbeziehung sichert damit zugleich den Bestand der Marke gegen einen Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 MarkenG ab, wenn die Marke tatsächlich nur durch Partner oder Konzerngesellschaften benutzt wird.

Die Gestaltung des Markenlizenzvertrags

Der Markenlizenzvertrag ist gesetzlich nur in Grundzügen geregelt. Nach § 30 Abs. 1 MarkenG und Art. 25 Abs. 1 der Unionsmarkenverordnung kann das Markenrecht Gegenstand ausschließlicher oder nicht ausschließlicher Lizenzen sein, und zwar für alle oder nur für einen Teil der geschützten Waren und Dienstleistungen sowie für das gesamte Schutzgebiet oder Teile davon. Alles Weitere überlässt das Gesetz der Vertragsgestaltung. Genau hier entscheidet sich, ob eine Lizenz belastbar ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdient § 30 Abs. 2 MarkenG. Verstößt ein Lizenznehmer gegen Vertragsbestimmungen über die Dauer der Lizenz, die zulässige Benutzungsform, die Art der lizenzierten Waren oder Dienstleistungen, das Gebiet oder die Qualität der Waren und Dienstleistungen, kann der Markeninhaber nicht nur vertragliche Ansprüche, sondern die Rechte aus der Marke selbst geltend machen. Für die Unionsmarke gilt Art. 25 Abs. 2 UMV entsprechend. Wir formulieren die zentralen Nutzungsgrenzen deshalb so, dass sie diesen Kategorien zugeordnet werden können, weil das im Konfliktfall die Durchsetzungsmöglichkeiten erheblich erweitert.

Wir gestalten für Sie insbesondere:

Lizenzgegenstand und Lizenzumfang:
Wir bestimmen präzise, welche Schutzrechte lizenziert werden, für welche Waren und Dienstleistungen, in welcher Benutzungsform und in welchem Gebiet. Dazu gehört auch die Frage, ob abweichende Zeichenformen, Wort-Bild-Kombinationen, Domains oder Social-Media-Kennungen erfasst sein sollen.
Exklusivität und Benutzungspflichten:
Wir klären, ob eine ausschließliche oder eine einfache Lizenz erteilt wird, ob sich der Lizenzgeber eine Eigennutzung vorbehält und ob den Lizenznehmer eine Benutzungs- und Vertriebspflicht trifft, die den Bestand der Marke sichert.
Vergütungsmodelle und Abrechnung:
Wir strukturieren Stück-, Umsatz- oder Pauschallizenzen, Mindestlizenzgebühren, Bemessungsgrundlagen, Retouren- und Rabattbehandlung sowie Abrechnungszeiträume und Zahlungsfristen.
Unterlizenzen und Konzernnutzung:
Wir regeln, ob und unter welchen Voraussetzungen Unterlizenzen erteilt werden dürfen und wie die Nutzung durch verbundene Unternehmen abgesichert wird.
Verletzungsverfolgung und Klagebefugnis:
Nach § 30 Abs. 3 MarkenG kann der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Inhabers Verletzungsklage erheben, wobei der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz unter den dort genannten Voraussetzungen auch ohne Zustimmung klagen kann. Nach § 30 Abs. 4 MarkenG kann jeder Lizenznehmer einer Verletzungsklage des Inhabers beitreten, um seinen eigenen Schaden geltend zu machen. Wir regeln vertraglich, wer Verletzungen verfolgt, wer die Kosten trägt und wie Erlöse verteilt werden.
Haftung, Gewährleistung und Freistellung:
Wir verteilen die Risiken aus Produkthaftung, Werbeaussagen und Angriffen Dritter auf den lizenzierten Zeichenbestand sachgerecht zwischen den Parteien.
Kartellrechtliche Grenzen:
Lizenzverträge mit Vertriebsbezug unterliegen den Vorgaben des Art. 101 AEUV und des § 1 GWB. Wir prüfen Gebiets-, Kunden- und Preisbeschränkungen an den Maßstäben der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung (EU) 2022/720, die bis zum 31. Mai 2034 gilt.

Verhandlung von Lizenzverhältnissen

Lizenzverhandlungen sind selten reine Rechtsfragen. Sie betreffen die Marktstrategie, die Investitionsplanung beider Seiten und das Vertrauensverhältnis, das ein oft über Jahre angelegtes Dauerschuldverhältnis tragen muss. Wir begleiten Sie von der ersten Absichtserklärung über das Term Sheet bis zur Unterzeichnung, entwickeln mit Ihnen eine Verhandlungsstrategie mit klaren Prioritäten und Rückfallpositionen und führen die Verhandlung auf Wunsch federführend für Sie.

Dabei achten wir darauf, dass wirtschaftliche Zusagen und rechtliche Mechanismen zusammenpassen. Eine Exklusivität ohne Mindestumsatz, eine Qualitätsvorgabe ohne Kontrollrecht oder eine lange Laufzeit ohne Sonderkündigungsrecht sind typische Schwachstellen, die sich erst Jahre später auswirken. Wir klären außerdem frühzeitig die Regelungen zu anwendbarem Recht, Gerichtsstand und gegebenenfalls Schiedsverfahren, was bei grenzüberschreitenden Lizenzen über die spätere Durchsetzbarkeit entscheidet.

Qualitätssicherung und Kontrolle der Markennutzung

Die Qualitätssicherung ist der Kern jedes Markenlizenzvertrags, denn die Marke steht für eine bestimmte Herkunft und eine bestimmte Güte. Verliert der Inhaber die Kontrolle über die unter der Marke angebotenen Produkte, drohen Wertverlust, Reputationsschäden und im Extremfall der Verfall der Marke, weil ihre Benutzung nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet sein kann, das Publikum über Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft zu täuschen.

Der Europäische Gerichtshof hat in der Entscheidung Copad gegen Dior vom 23. April 2009 (C-59/08) klargestellt, dass die Qualität von Prestigewaren nicht allein auf ihren materiellen Eigenschaften beruht, sondern auch auf ihrem Prestigecharakter, und dass eine Schädigung dieser luxuriösen Ausstrahlung die Qualität der Waren selbst beeinträchtigen kann. Eine Lizenzklausel, die den Verkauf an Discounter außerhalb des selektiven Vertriebsnetzes untersagt, kann daher eine Qualitätsbestimmung im Sinne des Markenrechts sein, deren Verletzung markenrechtliche Ansprüche auslöst und der Erschöpfung entgegenstehen kann.

Wir gestalten Qualitätssicherungssysteme, die praktisch handhabbar und rechtlich wirksam sind, insbesondere durch Freigabe- und Musterverfahren vor Produktionsstart, verbindliche Spezifikationen und Corporate-Design-Vorgaben, Vorgaben zu zulässigen Vertriebskanälen und Präsentationsformen, Freigabevorbehalte für Werbemittel und Onlineauftritte sowie abgestufte Sanktionen von der Abmahnung über Vertragsstrafen bis zur außerordentlichen Kündigung.

Laufende Kontrolle des Lizenzverhältnisses und Lizenzaudit

Ein Lizenzvertrag ist kein Dokument für die Schublade. Die wirtschaftlichen Verluste entstehen in der Praxis meist nicht bei Vertragsschluss, sondern in der Durchführung, etwa durch unvollständig gemeldete Umsätze, falsche Bemessungsgrundlagen, nicht genehmigte Produktlinien, Nutzung über das lizenzierte Gebiet hinaus oder verdeckte Unterlizenzierung. Wir richten mit Ihnen ein Kontrollsystem ein und setzen es durch.

Berichts- und Rechnungslegungspflichten:
Wir definieren Inhalt, Format, Turnus und Nachweisunterlagen der Lizenzabrechnungen so konkret, dass sie prüfbar sind.
Vertragliche Prüfungs- und Auditrechte:
Wir vereinbaren Einsichts- und Prüfungsrechte in Bücher und Unterlagen, regeln Vorankündigungsfristen, Prüfungshäufigkeit, den Einsatz eines zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfers sowie den Umgang mit vertraulichen Informationen und personenbezogenen Daten.
Kostentragung und Nachzahlung:
Wir koppeln die Kostentragung an das Prüfungsergebnis, etwa durch eine Schwellenwertregelung, ab der der Lizenznehmer die Auditkosten trägt, und sichern Nachzahlungsansprüche einschließlich Verzinsung ab.
Durchführung und Begleitung des Lizenzaudits:
Wir bereiten das Audit vor, machen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche geltend, werten die Ergebnisse rechtlich aus und verhandeln über Nachforderungen. Auf Lizenznehmerseite prüfen wir, ob ein angekündigtes Audit vom Vertrag gedeckt ist, und begrenzen es auf das zulässige Maß.
Überwachung der Markennutzung im Markt:
Wir dokumentieren vertragswidrige Nutzungen, sichern Beweise und leiten die erforderlichen Schritte ein. Ergänzend bieten wir die Markenüberwachung in den Markenregistern an.

Verletzt der Lizenznehmer Bestimmungen im Sinne des § 30 Abs. 2 MarkenG, stehen Ihnen neben den vertraglichen Ansprüchen die markenrechtlichen Ansprüche zur Verfügung. In diesem Fall setzen wir Ihre Rechte konsequent durch, wie bei jeder anderen Markenrechtsverletzung auch.

Beendigung, Kündigungsmechanismen und Abwicklung

Der Ausstieg aus einem Lizenzverhältnis ist regelmäßig der konfliktträchtigste Teil. Der Markenlizenzvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis, das aus wichtigem Grund gekündigt werden kann. Ohne klare vertragliche Regelung bleibt jedoch offen, welche Pflichtverletzung diese Schwelle erreicht, ob eine Abmahnung vorausgehen muss und was nach der Beendigung gilt.

Wir regeln für Sie Laufzeit, Verlängerungsmechanismen und ordentliche Kündigungsfristen ebenso wie einen Katalog außerordentlicher Kündigungsgründe, etwa bei Qualitätsverstößen, Zahlungsverzug, Verfehlen von Mindestumsätzen, ungenehmigter Unterlizenzierung oder einem Kontrollwechsel beim Lizenznehmer. Ebenso wichtig ist die Abwicklung: Wir vereinbaren Abverkaufsfristen für Restbestände, die Rückgabe oder Vernichtung von Werbematerial und Produktionsmitteln, die Übertragung oder Löschung von Domains und Social-Media-Profilen, nachvertragliche Unterlassungspflichten und, soweit erforderlich, die Löschung der Lizenzeintragung im Register.

Zu bedenken ist außerdem, dass dem Lizenznehmer nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei Beendigung des Lizenzverhältnisses ein Ausgleichsanspruch entsprechend § 89b HGB zustehen kann. Der Bundesgerichtshof hat dies in der Entscheidung JOOP! vom 29. April 2010 (I ZR 3/09) für Markenlizenzverträge nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber an die Einbindung des Lizenznehmers in die Absatzorganisation des Lizenzgebers und an die Verpflichtung zur Übertragung des Kundenstamms geknüpft. Ist der Lizenzgeber auf dem Gebiet der vertriebenen Waren selbst nicht tätig, liegen die Voraussetzungen im Regelfall nicht vor. Wir bewerten dieses Risiko für Ihre Konstellation und gestalten den Vertrag entsprechend.

Absicherung im Rechtsverkehr und in der Insolvenz

Wer eine Lizenz erwirbt oder erteilt, sollte auch den Fall bedenken, dass sich die Inhaberschaft an der Marke ändert oder eine Partei insolvent wird.

Nach § 30 Abs. 5 MarkenG berührt ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer weiteren Lizenz die zuvor Dritten erteilten Lizenzen nicht. Die Erteilung einer Lizenz kann nach § 30 Abs. 6 MarkenG auf Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen werden, wenn die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Bei der Unionsmarke hat die Eintragung zusätzlich eine eigenständige Bedeutung, denn nach Art. 27 Abs. 1 UMV wirken Lizenzen gegenüber Dritten grundsätzlich erst mit ihrer Eintragung, sofern der Dritte nicht ohnehin Kenntnis hatte. Wir prüfen, ob eine Eintragung in Ihrem Fall sinnvoll ist, und übernehmen die Antragstellung.

In der Insolvenz gilt Vorsicht. Lizenzverträge unterliegen als gegenseitige, noch nicht vollständig erfüllte Verträge grundsätzlich dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO, so dass die Erfüllung abgelehnt werden kann. Eine gesetzliche Regelung, die Lizenzen vergleichbar der Miete und Pacht insolvenzfest stellt, besteht nicht. Wir zeigen Ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten auf, mit denen sich dieses Risiko begrenzen lässt, und bewerten sie im Hinblick auf Ihre konkrete Situation.

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil

Unsere Kanzlei verfügt über langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Markenrechts und in der Gestaltung, Verhandlung und Durchsetzung von Lizenzverhältnissen. Wir verbinden fundiertes juristisches Fachwissen mit praxisorientierten Strategien und behalten dabei stets die wirtschaftlichen Ziele Ihres Unternehmens im Blick. Dabei profitieren Sie von:

Erfolgsorientiertes Handeln:
Unser Ziel ist es, Ihre Marke als Vermögenswert zu sichern, Ihre Lizenzerlöse zu schützen und für Sie das rechtlich und wirtschaftlich bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Juristische Expertise:
Regelmäßige Fortbildungen und ein intensiver Austausch im fachlichen Netzwerk gewährleisten, dass wir stets über die neuesten Entwicklungen im Markenrecht und im Lizenzvertragsrecht informiert sind.
Erfahrung vor Gerichten bundesweit:
Wir vertreten unsere Mandanten seit vielen Jahren erfolgreich vor Gerichten im ganzen Bundesgebiet, auch in Auseinandersetzungen aus Lizenz- und Vertriebsverhältnissen.
Individuelle Betreuung:
Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen wirtschaftlichen Bedürfnisse sowie die Besonderheiten Ihrer Branche und Ihres Vertriebsmodells zugeschnitten sind.
Internationales Netzwerk:
Wir sind international stark vernetzt und in internationalen Fachorganisationen engagiert, so dass wir Sie auch bei grenzüberschreitenden Lizenzverhältnissen und länderübergreifenden Markenportfolios begleiten können.
Moderne Software:
Wir setzen moderne Software führender Anbieter ein, um Markenportfolios, Fristen und Lizenzverhältnisse zuverlässig zu verwalten und zu überwachen.