Zweitmarke
braucht
Herkunftshinweis.
Zweitmarke
braucht
Herkunftshinweis.
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Reicht es, wenn ein Zeichen nur als Produktname wirkt? Und kann „selbständig kennzeichnende Stellung“ auch bei nur ähnlichen Waren eine Rolle spielen?
Produktname nur Dekoration oder eine echte Marke?
Nutzen Sie Ihre Marken wirklich rechtserhaltend oder verlassen Sie sich blind auf den Eintrag im Register? Gerade wenn eine starke Dachmarke auf der Verpackung dominiert, wird das Produktkennzeichen (die Zweitmarke) oft zur bloßen Modellbezeichnung degradiert. Ein aktueller Beschluss des Bundesgerichtshofs zeigt, wie schnell hier Markenrechte verloren gehen können – und warum die Uhr für den Benutzungsnachweis niemals aufhört zu ticken.
Die Gefahr im Schatten der Dachmarke
Im Marketing ist es gängige Praxis: Eine Dachmarke bürgt für Qualität, der Name des Produkts als Zweitmarke für die Spezifikation. Doch juristisch kann eine solche Doppelung Probleme mit sich bringen.
Werden zwei Zeichen dauerhaft gemeinsam verwendet (z. B. „VW Golf“ oder „Bayer Aspirin“), stellt sich im Streitfall oft die entscheidende Frage: Wird die Zweitmarke vom Verkehr noch als eigenständiger Herkunftshinweis wahrgenommen? Oder verschmilzt sie mit der Dachmarke zu einer Einheit? Für den Markeninhaber steht viel auf dem Spiel: Wird die rechtserhaltende markenmäßige Benutzung verneint, ist die Marke löschungsreif – und der Weg für Wettbewerber frei. Besonders in der Pharma- und Technikbranche, wo Kürzel und Zahlenkombinationen an der Tagesordnung sind, ist dieses Urteil von höchster Relevanz.
Der Fall: Streit um das Kürzel „H 15“
Im vorliegenden Fall stritten zwei Parteien um die Verwechslungsgefahr bei Arzneimitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln. Die Inhaberin der älteren Marke „H 15“ ging gegen die jüngere Marke „Hecht H 15“ vor. Die ältere Marke wurde für ein ayurvedisches Weihrauch-Präparat genutzt, allerdings trat sie auf der Verpackung fast immer in Begleitung auf – nämlich als „H 15 Gufic“ (wobei „Gufic“ auf den Hersteller hinwies).
Der Wettbewerber argumentierte sinngemäß: Das Kürzel „H 15“ werde gar nicht als eigenständige Marke benutzt, sondern nur als beschreibender Zusatz zum Herstellernamen. Zudem sei der maßgebliche Zeitraum für den Benutzungsnachweis längst abgelaufen.
Nachdem der Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Bundespatentgericht erfolgreich war, kam der Fall durch Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. Dort hatte sie Erfolg.
Die Entscheidung des BGH
Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 20.11.2025 – Az. I ZB 30/25 die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und zurückverwiesen. Die Vorinstanz hat bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung zwar vieles richtig eingeordnet (Import kann genügen; Produkt kann ein Arzneimittel sein; abweichende Benutzungsform kann unschädlich sein), aber einen zentralen Punkt nicht sauber festgestellt, nämlich ob „H 15“ im konkreten Fall überhaupt markenmäßig benutzt wurde.
Die „wandernde Benutzungsfrist“
Ein wichtiger Aspekt des Urteils betrifft den Zeitraum, für den die Benutzung nachgewiesen werden muss. Da der Widerspruch bereits 2012 erhoben wurde, wandte der BGH hier noch das alte Markenrecht an. Das Gericht bestätigte für diese „Altfälle“ das Prinzip der wandernden Benutzungsfrist. Das bedeutet: Der maßgebliche 5-Jahres-Zeitraum ist nicht statisch, sondern schiebt sich im Laufe des Verfahrens immer weiter nach hinten – bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz. Wer also zu Prozessbeginn seine Marke noch nutzt, die Nutzung aber während des oft jahrelangen Rechtsstreits einstellt, verliert nach altem Recht seine Ansprüche.
Hinweis zur aktuellen Rechtslage: Für neue Widerspruchsverfahren (seit 14.01.2019) wurde die „wandernde Benutzungsfrist“ abgeschafft. Maßgeblich ist nach aktueller Rechtsalge nun primär der Fünfjahreszeitraum vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen Marke. Eine Benutzung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung muss im Widerspruchsverfahren nicht mehr gesondert nachgewiesen werden. Das schafft mehr Rechtssicherheit, bedeutet aber auch: Der Status der Marke zum Zeitpunkt der Kollision ist entscheidend.
Die Zweitmarke muss „herkunftshinweisend“ bleiben
Inhaltlich befasste sich der Senat intensiv mit der Frage, wann eine Kombination aus Herstellername und Produktzeichen als Benutzung der einzelnen Bestandteile gilt. Das Ergebnis: Eine Zweitmarke wird nur dann rechtserhaltend benutzt, wenn der Verkehr in ihr einen eigenständigen Hinweis auf die Herkunft sieht und nicht nur eine bloße Beschaffenheitsangabe oder einen Bestellcode.
Eine Marke wird rechtserhaltend benutzt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Ware, für die die Marke tatsächlich benutzt wird, mit der Ware gleichsetzen, für die die Marke Schutz beansprucht.
Die Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu seien nicht ausreichend. Konkret stört die Karlsruher Richter, dass bei einem Zeichen wie „H 15“ es plausibel ist, dass Verbraucher darin nur eine Sortiments- oder Präparatsbezeichnung sehen – und den eigentlichen Herkunftshinweis ausschließlich in „Gufic“. Genau diese Alternative hätte die Vorinstanz ernsthaft prüfen und belegen müssen.
Verwechslungsgefahr
Für die (spätere) Verwechslungsgefahr gibt der Bundesgerichtshof dem Bundespatentgericht im Ergebnis Rückendeckung: Die Fallgruppe „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn“ wegen selbständig kennzeichnender Stellung der älteren Marke in der jüngeren ist nicht auf Warenidentität beschränkt; sie kann auch bei ähnlichen Waren in Betracht kommen.
Im konkreten Fall hielt der Bundesgerichtshof es für rechtsfehlerfrei, dass das Bundespatentgericht wegen der Marktumstände (unter anderem Nähe zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln in der konkreten Konstellation) die selbständig kennzeichnende Stellung von „H 15“ in „Hecht H 15“ annehmen konnte.
Auswirkungen auf die Praxis
Für Unternehmen ergibt sich aus dieser Entscheidung konkreter Handlungsbedarf, um den Verlust wertvoller Markenrechte zu verhindern.
Optische Trennung ist Pflicht
Unternehmen sollten sich nicht darauf verlassen, dass Ihr Produktlogo neben dem Firmenlogo „schon irgendwie“ als Marke erkannt wird. Eine klare visuelle Trennung, unterschiedliche Schriftarten, Farben oder eine räumliche Distanz auf der Verpackung können helfen, den eigenständigen Charakter der Zweitmarke zu unterstreichen.
Vorsicht bei „sprechenden“ Kürzeln
Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen (wie im Fall „H 15“) werden vom Verkehr oft eher als Typenbezeichnung denn als Marke wahrgenommen. Hier sind die Anforderungen an den Benutzungsnachweis besonders hoch. Je beschreibender ein Zeichen wirkt, desto dominanter muss es grafisch hervorgehoben werden, um als Marke zu gelten.
Fazit
Die Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung einer Zweitmarke können hoch sein. Unternehmen sollten hier durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die Zweitmarke als selbständiger Herkunftshinweis verstanden wird.
Zugleich bestätigt der BGH: Wer fremde Marken in seine eigene Kennzeichnung integriert (wie „H 15“ bei „Hecht H 15“), kann sich nicht darauf herausreden, der eigene hinzugefügte Firmenname würde die Situation „neutralisieren“.
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