Frand
Lizenzwille zählt
dauerhaft.
Frand
Lizenzwille zählt
dauerhaft.
von
Reicht eine einmalige Erklärung, man sei zur Lizenzierung bereit, oder muss man das auch unter Beweis stellen? Wie lange darf man sich mit der Antwort auf ein Lizenzangebot Zeit lassen? Und was passiert, wenn man als Sicherheit nur ein Prozent dessen hinterlegt, was man selbst für angemessen hält?
Worum geht’s?
Ein Technologieunternehmen nutzt ein Patent, das für einen Mobilfunkstandard unverzichtbar ist, zahlt aber jahrelang keine Lizenzgebühren. Statt ernsthaft zu verhandeln, verzögert es die Gespräche, leistet nur eine lächerlich geringe Sicherheit und wechselt ständig seine Position. Der Patentinhaber klagt auf Unterlassung. Kann sich das Technologieunternehmen dagegen mit dem Argument wehren, der Patentinhaber missbrauche seine Marktmacht?
Was bedeutet FRAND?
Viele moderne Technologien, wie in Smartphones, Tablets oder Netzwerkgeräten, funktionieren nur, weil sich die Industrie auf gemeinsame technische Standards geeinigt hat. Wer ein Patent besitzt, das für einen solchen Standard unverzichtbar ist (ein „standardessenzielles Patent“ oder SEP), hat eine besondere Machtstellung, denn jeder Hersteller, der den Standard nutzen will, braucht eine Lizenz.
Um Missbrauch dieser Machtstellung zu verhindern, verpflichten sich Patentinhaber bei der Standardisierungsorganisation, Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu vergeben. Diese werde als FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) bezeichnet. Im Gegenzug müssen Unternehmen, die das Patent nutzen wollen, aktiv an Lizenzverhandlungen mitwirken.
Der Fall
Die Patentinhaberin besitzt ein europäisches Patent, das ein Verfahren zur Codierung von Audiosignalen betrifft und für den EVS-Standard (Enhanced Voice Services) als essenziell deklariert wurde. Die Smartphone-Herstellerin hatte in Deutschland mobile Endgeräte angeboten und vertrieben, die diesen Standard unterstützen. Eine Lizenzvereinbarung kam trotz jahrelanger Verhandlungen nicht zustande.
Die Patentinhaberin erhob zunächst im Oktober 2019 Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht. Im Februar 2021 erweiterte sie die Klage um Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung. Das Landgericht München I verurteilte die Smartphone-Herstellerin im Wesentlichen antragsgemäß. Das Oberlandesgericht München bestätigte diese Entscheidung. Die Smartphone-Herstellerin legte Revision zum Bundesgerichtshof ein.
Die Verhandlungsgeschichte, ein Muster der Verzögerung
Der BGH zeichnete in seinem Urteil vom 27.01.2026 – Az. KZR 10/25 (FRAND-Einwand III) den Verhandlungsverlauf detailliert nach. Dabei ergab sich folgendes Bild:
Die Patentinhaberin unterbreitete der Smartphone-Herstellerin bereits im Oktober 2019 ein erstes Lizenzvertragsangebot. Die Smartphone-Herstellerin brauchte knapp fünf Monate, um darauf zu reagieren. Nach Auffassung des Gerichts deutlich zu lange. Auf zwei weitere Angebote vom Mai 2020 antwortete die Smartphone-Herstellerin erst nach über drei Monaten.
Besonders auffällig war der Umgang mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Eine solche Vereinbarung ist die Voraussetzung dafür, dass der Patentinhaber dem Nutzer Informationen über bereits bestehende Lizenzvereinbarungen mit anderen Unternehmen mitteilen kann. Solche Informationen können für die Beurteilung, ob die angebotenen Konditionen fair sind, wesentlich sein. Die Patentinhaberin schlug eine solche Vereinbarung zusammen mit ihrem ersten Angebot vor. Die Smartphone-Herstellerin reagierte erst nach acht Monaten.
Darüber hinaus wechselte die Smartphone-Herstellerin wiederholt ihre Position zur Art der Lizenzzahlung. Erst zeigte sie Interesse an einer Pauschallizenz, lehnte dann aber ein entsprechendes Angebot ab und erklärte, sie bevorzuge laufende Zahlungen, um anschließend selbst wieder Pauschalangebote zu unterbreiten.
Zu geringe Sicherheitsleistung
Ein zentraler Punkt des Urteils betrifft die Sicherheitsleistung. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) muss ein Patentnutzer, der ein Lizenzangebot nicht annimmt und dessen Gegenangebot abgelehnt wird, eine angemessene Sicherheit hinterlegen. Damit zeigt er, dass er es mit der Lizenzierung ernst meint und der Patentinhaber nicht das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit des Nutzers tragen muss.
Die Smartphone-Herstellerin hinterlegte im Mai 2020 beim Amtsgericht Mannheim einen Betrag von 10.000 Euro. Dabei blieb es über Jahre hinweg, obwohl die Smartphone-Herstellerin selbst in späteren Gegenangeboten eine Pauschalzahlung von bis zu 1 Million US-Dollar als angemessen bezeichnete. Die Sicherheit betrug damit nur etwas mehr als ein Prozent des Betrags, den die Smartphone-Herstellerin selbst als fair ansah. Erst nach der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren, im Dezember 2024, also mehr als vier Jahre später, erhöhte die Smartphone-Herstellerin die Sicherheit um 1 Million US-Dollar. Zu spät, befand der BGH.
Die Entscheidung des BGH
Der BGH wies die Revision der Smartphone-Herstellerin zurück und bestätigte die Verurteilung zu Unterlassung, Rückruf, Vernichtung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz.
Fortdauernde Lizenzbereitschaft ist Pflicht
Der BGH stellte klar, dass die Lizenzbereitschaft des Patentnutzers kein einmaliger Akt, sondern eine Dauerobliegenheit ist. Es reicht nicht, einmal seine Bereitschaft zu erklären und sich dann zurückzulehnen. Der Nutzer muss während des gesamten Verhandlungsprozesses aktiv und konstruktiv mitwirken.
Die fortdauernde Lizenzbereitschaft des Benutzers ist unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern.
Diese Pflicht besteht auch dann fort, wenn der Patentinhaber bereits ein Lizenzangebot unterbreitet hat.
Keine starre Prüfungsreihenfolge
Der Europäische Gerichtshof hatte 2015 in der Entscheidung Huawei/ZTE bestimmte Verhandlungsschritte skizziert, nämlich Verletzungshinweis, Lizenzbereitschaftserklärung, Angebot, Gegenangebot, Sicherheitsleistung. Die Smartphone-Herstellerin argumentierte, das Gericht müsse zunächst prüfen, ob das Angebot der Patentinhaberin in jeder Hinsicht FRAND-konform sei, bevor es ihr Verhalten beurteilen dürfe.
Der BGH wies dies zurück. Die Schritte des EuGH sind keine starre Checkliste, sondern Leitlinien für faire Verhandlungen. Ein missbräuchliches Verhalten des Patentinhabers liegt nicht schon in einem Angebot, das nicht in jeder Hinsicht perfekt ist, sondern erst in der Weigerung, überhaupt eine faire Lizenz zu gewähren. Umgekehrt muss auch der Nutzer sich ernsthaft mit dem Angebot auseinandersetzen, Einwände formulieren und ein Gegenangebot vorlegen.
Keine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs
Die Smartphone-Herstellerin berief sich außerdem darauf, der Unterlassungsanspruch sei unverhältnismäßig. Der BGH verneinte dies ebenfalls. Wer ein standardessenzielles Patent nutzt, aber durch sein Verhalten zeigt, dass er keine Lizenz nehmen will, kann sich nicht auf eine unzumutbare Härte berufen. Der Smartphone-Herstellerin war es zudem bereits seit Februar 2022 gelungen, eine technische Umgehungslösung zu entwickeln und Geräte ohne den EVS-Standard zu vertreiben. Gravierende wirtschaftliche Nachteile durch das Unterlassungsgebot waren daher nicht ersichtlich.
Keine Vorlage an den EuGH
Trotz einer Stellungnahme der Europäischen Kommission, die teilweise eine andere Auffassung vertrat, sah der BGH keinen Anlass für eine erneute Vorlage an den EuGH. Die Rechtslage sei durch die bisherige Rechtsprechung hinreichend geklärt, und auch die Gerichte anderer EU-Mitgliedstaaten folgten der gleichen Auslegung.
Was bedeutet das für die Praxis?
Unternehmen, die standardessenzielle Patente nutzen, müssen Lizenzverhandlungen von Anfang an ernst nehmen. Konkret bedeutet das: Auf Angebote muss zeitnah reagiert werden – der BGH beanstandete bereits eine Reaktionszeit von drei bis fünf Monaten als zu lang. Gegenangebote müssen substantiiert sein und dürfen nicht lediglich der Zeitgewinnung dienen. Die Sicherheitsleistung muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den selbst für angemessen gehaltenen Lizenzgebühren stehen. Und die Position zu zentralen Fragen wie der Art der Lizenzzahlung darf nicht ständig wechseln.
Eine rein formale Lizenzbereitschaftserklärung, der keine ernsthaften Verhandlungsbemühungen folgen, reicht nicht aus. Der BGH sprach in diesem Zusammenhang deutlich von einem „bloßen Lippenbekenntnis“.
Das Urteil stärkt die Position der SEP-Inhaber erheblich. Insbesondere müssen Gerichte nicht mehr zunächst umfassend prüfen, ob ein Lizenzangebot in jeder Hinsicht FRAND-konform ist, bevor sie das Verhalten des Nutzers bewerten. Es genügt ein im Wesentlichen vollständiges Vertragsangebot mit nachvollziehbarer Darstellung der Lizenzgebührenberechnung. Der Fokus verschiebt sich damit auf die Frage, ob der Nutzer ernsthaft verhandelt hat.
Zugleich betonte der BGH, dass die Forderung nach einer weltweiten Portfoliolizenz kartellrechtlich grundsätzlich unbedenklich ist und die Sicherheitsleistung diese Portfoliolizenzgebühr abdecken muss.
Fazit
Der BGH setzt seine Rechtsprechungslinie zu FRAND Lizenzen konsequent fort und konkretisiert sie in wichtigen Punkten. Die Entscheidung gibt Unternehmen auf beiden Seiten klare Leitplanken.
Patentinhaber müssen faire Angebote vorlegen und erläutern, aber sie sind nicht verpflichtet, den perfekten Vertrag vorzulegen, bevor der Nutzer überhaupt reagieren muss.
Patentnutzer müssen dauerhaft aktiv verhandeln, zeitnah reagieren und angemessene Sicherheiten leisten, ansonsten verlieren sie das Recht, sich auf den FRAND-Einwand zu berufen.
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